原告是教育装备行业的龙头企业,被告是该行业新成立的公司,被告的主要股东此前均就职于原告。原告起诉被告侵害其4项实用新型专利权及1项外观设计专利权。该案一审由杭州市中级人民法院受理。周建中律师代理被告应诉。接受委托后,周律师一方面挖掘原告提供的侵权证据中存在的重大瑕疵,另一方面对涉案专利的相关现有技术进行了检索分析。考虑到涉案技术的研发空间较为狭窄,且原告的数个专利的保护范围较宽,规避设计难以开展,于是对涉案的4个实用新型专利向专利复审委员会提起了无效宣告请求。
经过证据交换、开庭、现场勘查,杭州市中级人民法院未采信原告提供的主要侵权证据,判决驳回了原告提起的5起诉讼的全部诉讼请求。
法院判决之后,专利复审委员会又相继作出无效宣告请求审查决定,宣告原告的4项实用新型专利权因缺乏创造性而全部无效。
办案思考:
1、公司应当建立针对高级管理人员和技术人员的竞业禁止机制。在“大众创业、万众创新”的大背景下,企业的骨干人员另起炉灶的案例数不胜数,尤其是高级技术人员和销售人员的结合更是会很快成为公司的有力竞争者。本案诉讼产生的原因或多或少掺杂了老东家对其员工另立门户的不满,如果公司不愿意看到这个局面,应在事前落实竞业禁止等预防措施,这相比事后的诉讼更为高效和经济。
2、专利案件涉及技术方案的比对,取证工作要谨慎、细致。本案中,原告针对涉案产品通过拍摄视频的方式进行了取证,把产品的外部、内部都进行了记录,并保持了视频的连贯性和完整性。虽然取证方式可以多样,公证证据保全并不是唯一途径。但是,原告在本案中忽略了实用新型专利不可避免地会涉及产品形状和结构,而涉案专利的权利要求也多处提到零部件之间的“可拆卸”和“连接方式”,某些技术特征无法通过视频得到客观反映。虽然庭审中花了很大精力通过视频的播放/暂停方式进行了技术比对,但仍然无法对涉案产品是否落入权利要求保护范围作出判断。取证是专利侵权诉讼的关键一步,不可粗心大意,如果本案中的视频能够对产品进行拆解而更为全面细致地记录技术特征,结果有可能不同。
3、诉前应当对专利的稳定性了如指掌。被无效的4个涉案专利均在2008年左右申请,未经历过专利权稳定性争议,原告的相关产品在业内销量也处于领先地位(事实上在后来检索过程中也未发现新颖性问题),这容易让权利人产生错误认识而忽视对专利稳定性的考量。另外,有的企业还会采取恐吓式维权,吓到一个算一个,常常对专利的稳定性不管不顾。忽视专利权的稳定性,可能会出现赔了夫人又折兵的局面。
周建中律师为浙江五联律师事务所合伙人,知识产权部负责人,杭州市律协知识产权专业委员会副主任,具有专利代理人资格。