委托人：某制刀缝配有限公司   承办律师：吕坚、王卫东

                                                           撰稿人：金冬冬

案情简介：

    某制刀缝配有限公司（以下简称A公司）与某砂带厂（以下简称B厂）均生产、销售裁布机砂带，A公司生产的裁布机砂带商标为“EASTMAN”，B厂生产的裁布机砂带商标为“GENUINE EASTMAN”。2010年8月31日，B厂经营者以A公司侵犯其注册商标专用权为由，诉至法院要求A公司停止侵犯其注册商标专用权，并赔偿经济损失10万元。

办案思路：

    首先，考虑本案原告的主体资格。早在1992年，案外人伊士曼公司就在中国获准注册了“EASTMAN”商标，核定使用的商品为“裁布机及其零部件”，商标注册证号为586367。原告核准注册的商标是“GENUINE EASTMAN”，核定使用的商品为“砂布、砂纸、金刚砂、研磨、砂条、砂带、砂瓦、玻璃砂（研磨用），研磨用刚玉砂、白刚玉”，并不包括“裁布机砂带”。根据《中华人民共和国商标法》第五十一条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。“裁布机砂带”商品上的“EASTMAN”商标权属于伊士曼公司，原告无权提起诉讼。

    此外，根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，构成侵犯注册商标专用权。就本案而言，认定A公司的行为是否侵犯B厂注册商标专用权，关键在于认定两个问题：一、“EASTMAN”商标与“GENUINEEASTMAN”商标是否构成近似；二被诉侵权产品与涉案注册商标核定使用的商品是否属于相同或者类似商品。具体观点如下：

一、“EASTMAN”商标与“GENUINE EASTMAN”商标文字有校大差别，不构成相近似。我们从三个方面对两商标作具体比较，以进一步阐述两者不相近似：

1、从两商标构成要素来看：两商标不构成相近似

1265111号注册商标是“GENUINE”和“EASTMAN”两个单词呈上下分列排布，原告在庭审中表其意为“真正的东方男人”、“真正的东方人”。“EASTMAN”仅是一个单词，其意为“伊士曼”。两商标在文字数量、排列方式、读音、意义等方面均绝不相同，两者根本无法造成相近似。

2、从是否具有显著性来看：1265111号注册商标不具有原告所述的显著性。

    原告陈述说“GENUINE”是真正的意思，“EASTMAN”不是一个真正的单词，是由“EAST”和“MAN”复合组成，属于臆造词，具有较高的显著性。是原告自创的“东方之子、东方男人”的意思。 实际上，“EASTMAN”是个客观存在的单词，而且是个专用名词并具有明确的含义即“伊士曼（姓氏）”。在电脑翻译上输入“EASTMAN”，赫然出来的只有三个意思“伊思曼（姓氏）、美国伊斯曼、伊士曼”也就是说，“EASTMAN”是本身就存在且具有确定意义的一个词。而我们输入“东方之子”时，相应的出来的是“Eastar”、“ACTECO ”、“CHINA  ELITE”可见“东方之子”也有确定的相应的单词或词组与之相对应，而非“EASTMAN”。当我们输入“东方男人”时出现的是“Oriental man”，可见，“EASTMAN”既不是“东方之子”的意思，也非“东方男人”的意思，而是确定的伊思曼的意思。“EASTMAN”并不是原告独创的有其特殊标识性的意义。何况即便属臆造的话，其也早于1992年就已经被伊斯曼公司以注册商标的形式公之于众了，又何来7年之后被原告臆造的可能性？

“EASTMAN”一词并非原告臆造，1265111号商标不具有原告所述的显著性。

3、从原告自己的观点来看：两商标也不相近似。

    伊士曼公司于1992年在我国获准注册了“EASTMAN”商标，“EASTMAN”作为该公司的一个商号显然有着显著的区别产品来源的标识作用，使得人们看到“EASTMAN”商标就能联想到这家具有百年历史的裁布机及其零部件行业在国际上占领军地位的企业。由于该企业的极高声望，行内仿其相同或相近似商标的很多，有些企业想方设法与“EASTMAN”相挂钩，以达混淆之目的。被告的“GENUINEEASTMAN”商标就属其中之一种。

    2008年7月23日伊士曼公司向商评委提出了撤销原告1265111号注册商标的申请，其理由是其在先申请的586367号图象商标“EASTMAN”与原告在后申请的1265111号图象商标“GENUINE EASTMAN”相近似，要求撤销原告的1265111号商标注册。原告对此的主要辩护理由是：“争议商标（“GENUIN EASTMAN”商标）有其独特的创意和构思，两商标（另一商标是“EASTMAN”）文字有较大区别，指定使用的商品不属于类似商品，两商标不属于类似商标。”商评委也认为：“争议商标（1265111号商标）与引证商标（586367号商标）”虽然均含有英文“EASTMAN”，但争议商标指定使用在3类砂布、砂带等商品上，引证商标使用在第7类裁布机及其零部件上……可以将裁布机专用砂带视为裁布机零件之一，但不因此妨碍争议商标在普通砂布、砂带上的注册，故两商标未构成使用在类似商品上的近似商标，故裁定争议商标予以维持。原告自己明确表示两者创意、构思、文字方面有较大区别，不构成相近似。

三、“GENUINE EASTMAN”商标核定使用的商品与被告使用的商品所属类别不同。

   《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定：“商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”第十二条规定：“人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”从中可以看出，判断商品是否构成类似，要从以下几个方面来综合判定，一方面是在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象和是否造成混淆来判定；另一方面是参考《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》。

    GENUINE EASTMAN”商标核定商品使用范围为第0304类，核准使用商品为：砂布、砂纸、金刚砂、研磨、砂条、砂带、砂瓦、玻璃砂（研磨用），研磨用刚玉砂、白刚玉，不包括裁布机砂带。“EASTMAN”商标核定使用的范围为0713类，核准使用的商品为：裁布机及其零部件。工商总局第15077号、21057号、08177号裁定书均证明03类与07类不构成相近似；金华市工商局的136号批复和浙江省工商局的14号批复也认为03类与07类不构成类似群，3类中的“砂带、研磨材料”是通用的磨擦材料，并不包含有专业用途的“裁布机用砂带”，而对相关跨类使用的情况做出了“构成商标侵权行为”的认定。原告将其在0304类上注册的商标在裁布机砂带商品上使用本就属于超越注册商品范围的违法行为，但原告却置其自己的违法行为于不顾，反之起诉被告侵犯其注册商标专用权的行为，实属滥用诉权。

    此外，裁布机砂带和普通的砂带的用途、销售渠道、消费对象均不相同，没有共同的相关公众。裁布机砂带是专用于裁布机上的专用砂带，是裁布机的主要零部件之一，它的销售终端客户是服装厂，经销商是缝配行业从业者；普通砂带是一种通用的磨擦材料，在五金店销售的，销售对象是普通机械用品者。普通砂带与裁布机砂带不构成类似商品。

裁判要旨：

一审法院认为：

    关于原告的主体资格问题。被告虽抗辩“EASTMAN”商标的所有权人是伊士曼公司而非原告，原告不是第1265111号注册商标的所有权人。但本案所涉的商标是“GENUINE EASTMAN”，而非“EASTMAN”商标，“EASTMAN”商标的所有权归属与本案无关。本案主张权利的是第1265111号商标，该商标的注册人是个体工商户砂带厂，原告系该厂的经营者，故原告是该商标权利人，是适格的原告，其权利依法应受法律保护。

    关于被告在其生产、销售的砂带包装盒及砂带上突出使用“EASTMAN”商标，是否侵犯了原告第1265111号注册商标专用权。      

1、关于“GENUINE EASTMAN”商标核定使用的商品与被诉侵权产品是否相同或类似。“GENUINE EASTMAN”商标核定使用的商品中包括砂布、砂带，被诉侵权产品也是砂带，虽然砂带的使用范围广，而裁布机用砂带使用范围窄，只能在裁布机上使用，但两者名称均是砂带，“砂带”是属概念，裁布机砂带是种概念，砂带结构、原理一样，都是在砂布上粘沾沙粒，并且原告的涉案商标一直用在裁布机砂带上，故两者是类似商品。

2、关于“EASTMAN”商标与“GENUINE EASTMAN”商标是否相近似。依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条之规定，商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色组合相近，易使相关工作对商品的来源产生误认或者认为其来源于原告注册商标的商品有特定的联系。认定商标近似应以相关公众的一般注意力为标准，既要进行商标的整体对比，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行。本案所涉“GENUINE EASTMAN”商标中，“GENUINE”的英文含义是“真正的”、“真实的”、“EASTMAN”是由“EAST(东方)”和“MAN（人、男人）”复合而成，属于臆造词，具有较高的显著性。“GENUINE EASTMAN”商标的位置排列上，“EASTMAN”放在主要部位，并用粗体字显示，故在“GENUINE EASTMAN”商标中，“EASTMAN”是该商标的主要部分。而被告在其被诉侵权产品的包装盒的显著部位及产品上使用“EASTMAN”字母商标，并且用粗体字显示，该商标与本案所涉商标的主要部分完全相同，被告在其包装盒上使用该商标位置与本案所涉商标使用在包装盒中位置相同，在包装盒的主要部分突出使用“EASTMAN”字母商标容易引起相关公众的注意，易使相关公众对两者商品的来源产生误认。故认为，“EASTMAN”与“GENUINE EASTMAN”商标在主要部分相同及整体视觉效果上相近似，属于近似商标。根据商标法规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或者相近似的商标的，属侵犯商标专用权的行为，故被告在其生产、销售的砂带包装盒及产品上使用“EASTMAN”字母商标，侵犯了原告第1265111号注册商标专用权，被告应当承担停止侵害行为，并赔偿损失的责任。

    关于具体赔偿数额。因原告没有举证证明其因被告侵权而造成的实际损失，也未能证明被告因侵权所获得的利益。因此，本案综合考虑侵权行为的性质、后果、商标的知名度以及制止侵权行为的合理开支等因素，酌情确定赔偿数额为5万元。

    一审法院判决：一、被告立即停止侵犯原告第1265111号注册商标专用权的行为；二被告自判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失5万元（包括原告为制止侵权行为所支付的合理费用）；三、驳回原告的其他诉讼请求。

被告不服一审判决，遂提起上诉。承办律师根据一审判决重点强调如下观点：

1、砂带和裁布机砂带并非一审法院所述的，存在着种与属的概念，如果是存在种与属的概念，那么商标申请时商品使用范围有了砂带，就不必要再有裁布机砂带。但我们看到在一审法院反复引证的3928951号注册商标核定使用的商品为：“……砂带、裁布机砂带……”，该处特意将两者并列，说明前者并不包含后者，砂带与裁布机砂带并不是种概念与属概念的关系。而1265111号注册商标的核定使用商品的范围并没有裁布机砂带。

    对商品是否构成相近似，《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》并不是完全没用的，它仍然是一个参考，而一审法院竟然完全将其抛开是不合理的。

2、上诉人的行为是构成对第三人的违约行为，不构成侵犯被上诉人的商标专用权（上诉人向二审法院提交了相关许可合同、委托加工协议）。

    2008年12月30日伊斯曼宁波公司、捷亿达公司和伊斯曼公司签订了《商标许可合同》，伊斯曼公司授权许可伊斯曼宁波公司使用其“EASTMAN”商标和标识，并允许其再许可；伊斯曼宁波公司许可捷亿达公司使用“EASTMAN”商标和标识，并允许其再许可。

    2009年1月10日上诉人与捷亿达公司签订了《委托加工协议》，上诉人为捷亿达公司加工EASTMAN商标裁布机砂带。

    由此可见，上诉人在其加工的裁布机砂带上使用“EASTMAN”商标和标识是经过商标权人合法授权的，只是其向合同约定之外的第三方销售的行为违反了合同约定，构成了对捷亿达公司的违约，但不构成对被上诉人的商标专用权的侵权。

    二审法院认为，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条之规定，结合本案，虽然被诉侵权商标“EASTMAN”与涉案注册商标“GENUIN EASTMAN”均含有“EASTMAN”，但由于涉案注册商标中“GENUIN”与“EASTMAN”系上下排列，该组合形态与被诉侵权商标在字形、读音及整体结构上均存有差异；“EASTMAN”一词有姓氏的含义，形式上是“EAST+MAN”的两个普通英文单词的组合，本身的显著性较弱，被上诉人也未提供证据证实涉案注册商标“GENUIN EASTMAN”经其实际使用已经具有较高的知名度和区分度，故对该商标权益的保护应与其商标的知名度和区分度相适应。

    其次，商标权作为一项民事权利，权利人对其所需保护的权利范围享有法律许可范围内的意思自治并得以诚实信用原则来衡平权利人利益与社会公共利益。在“GENUIN EASTMAN”商标撤销审查过程中，被上诉人明确表示“GENUINEASTMAN”商标具有独特的创意与构思，其文字亦与伊士曼公司的“EASTMAN”商标存在较大的区别，不属于类似商标；“GENUIN EASTMAN”商标指定是使用的“砂布、砂纸、砂带“等商品与伊士曼公司的“EASTMAN”商标核定使用的“裁布机及其零部件“等商品不属于类似商品。商评字（2010）第09200号争议裁定书亦明确阐明，可以将裁布机专用砂带视为裁布机零件之一，伊士曼公司的“EASTMAN”商标指定使用在包括裁布机专用砂带的裁布机及其零部件商品上，不妨碍“GENUINEASTMAN”商标在普通砂布、砂带上的注册，两商标未构成在了类似商品上的近似商标。由此可见，被上诉人对于其商标专用权的权利范围不包括在裁布机用砂带上使用是清晰的，现被上诉人在本案中主张上诉人在裁布机用砂带上使用的“EASTMAN”商标与其“GENUIN EASTMAN”商标构成近似，显然与诚信原则相悖。

    再者，在先注册的伊士曼公司“EASTMAN”商标与涉案的“GENUINEASTMAN”注册商标现均系经依法核准注册的商标，两者的注册商标专用权范围以及相应的排他性效力应有相对清晰的界限。虽然上诉人未提供充分证据证明其系合法使用伊士曼公司第586367号“EASTMAN”注册商标，但其使用的“EASTMAN”商标与伊士曼公司的涉案注册商标字母相同，且后者的核定使用商品为第7类裁布机及其零部件，涵盖了上诉人生产、销售的被诉侵权产品裁布机用砂带，故被诉侵权标识的使用行为应为伊士曼公司的前述注册商标专用权所涵盖，不应认定为涉案注册商标“GENUIN EASTMAN”的排他效力所及。